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“本篇概述了无效宣告程序的无效理由中使用较多的形式条款，并就专利权人对专利法第二十六条第三款说明书公开不充分的无效理由的答复做了简单讨论，同时给出了一些示例案例作为参考。”来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
在专利授权后的无效宣告行政程序中，面对无效请求人提交的无效请求以及后续补充的无效理由和证据，专利权人都有答复的机会。如何答复，显然对于专利权是否能够得到维持将起到至关重要的作用，在本系列上一篇中，着重讨论了答复的总体策略，本篇及后续篇章将逐渐开始分门别类地讨论对各个法条的无效理由的具体答复策略。
所谓“形式问题”是对于非新颖性、创造性问题的俗称。《专利法实施细则》第六十五条规定：“依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”由以上规定可知，无效请求理由中形式问题的条款包括：专利法第二条、第五条、第九条、第二十五条、第二十条第一款、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者专利法实施细则第二十条第二款、第四十三条第一款。在上一篇中曾经提及，根据相关统计数据，发明、实用新型、外观设计三种专利的无效程序综合来看只有不到10%的无效依据的理由为形式问题的条款。而在这些形式问题的条款之中，统计数据表明，以下四个方面的条款在无效决定所依据的理由中更加常用（本文仅讨论实用新型和发明专利），也是本系列篇将重点讨论的：
专利法第二十六条第三款（说明书公开不充分）、第二十六条第四款（权利要求不清楚、不支持）、第三十三条或实施细则第四十三条第一款（修改超范围或分案超范围）、实施细则第二十条第二款（缺少必要技术特征）。而对于专利法第二条、第五条、第二十五条等涉及可授权客体问题的条款以及专利法第九条（重复授权）的条款在实务中并不很常见，在此就暂时不过多讨论，如果有机会可在后续篇章中讨论。二
对于专利法第二十六条第三款（说明书公开不充分）无效理由的答复
专利法第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”值得注意的是，本条款是唯一针对专利的说明书而不是权利要求的无效条款。实践中，本条款在化学领域的无效案件中使用的更多些，机械和电学领域则相对而言较少见。《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节给出了说明书公开不充分的多种具体示例情况，其中包括：“说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。”第一，无效理由中具体指出的说明书公开不充分之处，是否与权利要求中记载的技术方案有关？由于无效程序针对的是专利“权”，即权利要求，因此，如果无效请求人认为的说明书中公开不充分之处完全不涉及权利要求中的技术方案，则并不会因此使得权利要求中的技术方案无法实现，此时可对二者进行分析，指出不相关的事实。具体地，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第六条规定了在本条款下说明书和权利要求的关联：“说明书未充分公开特定技术内容，导致在专利申请日有下列情形之一的，人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定：（一）权利要求限定的技术方案不能实施的；（二）实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的；（三）确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，需要付出过度劳动的。”第二，无效理由中具体指出的说明书公开不充分之处，是否真的达到了法条所规定的程度，即令所属技术领域的技术人员无法实现技术方案？在专利的撰写中，难免会出现错误、疏漏，即使再专业的专利代理师也难以保证所撰写过的专利申请的说明书没有任何瑕疵。判断说明书是否满足专利法意义上的公开充分，要以所属技术领域的技术人员能够实现为准，那些不影响所属技术领域的技术人员在阅读后实现说明书所记载的技术方案的瑕疵，不会造成该条款的无效理由的成立。因此，在答复意见中，可以分析无效请求人所指出的说明书中的那些问题或瑕疵，判断问题的严重程度，是否是能够由说明书其它部分弥补的，比如在阅读了说明书的其它部分之后可以认识到正确的技术方案是什么。大多数时候，说明书中的小错误是不会影响所属技术领域的技术人员实现技术方案的。【案例一——(2019)京行终2997号】该案中的专利涉及药物领域，说明书中记载的实施例5-7存在某些问题，存在矛盾之处，无效决定认定虽然存在问题，但是不影响所属领域技术人员实现技术方案，因此维持了专利权。但是行政诉讼一审法院撤销了无效决定。二审法院与一审法院观点不一致，又撤销了一审判决。具体地，二审法院认为，“结合说明书其它部分判断实验例5中记载的‘……’是笔误；一审判决所述……等均为所属技术领域的技术人员通过现有技术可以确定内容，并非涉案发明所必然要求记载的内容；……说明书实验例5-7存在的系列问题，均可以得到合理解释，或者尚不致使本领域技术人员难以实现本专利的技术方案”。第三，如果具体的无效理由是主张说明书未记载某些内容，而认为公开不充分，那么要判断这些内容是否正好是涉案专利的技术方案的创新之处？还是所属技术领域的技术人员通过现有技术可以确定、并非涉案专利所必然要求记载的内容？由于专利说明书篇幅有限，因此不可能将技术方案的所有方方面面均记载在说明书中，通常来说，仅记载发明点所在即可，那些现有技术中的内容是无需记载的。【案例二——（2017）最高法行再34号（2020年中国法院10大知识产权案件）】该案即曾经在业内产生广泛影响的智臻、苹果专利行政纠纷案。对于涉案专利中“游戏服务器”的技术方案是否公开充分，再审法院根据专利说明书的完整内容并结合本案证据，认定“本专利限定的游戏服务器的功能是通过本专利中描述的格式化语句调用现有的成熟的游戏模块来实现的。在游戏服务器不是本专利与现有技术的区别技术特征的情况下，根据前述《专利审查指南》的相关规定，对于涉及游戏服务器的技术方案可以不作详细描述。……因此，本专利涉及游戏服务器的技术方案符合专利法第二十六条第三款规定。”【案例三——第47197号无效审查决定（2020年专利复审无效十大案例）】该案中的专利涉及一种针织机，其中权利要求1限定了该针织机包括两种不同的纱线引导器，每种纱线引导器的引导器轨采用某种特定的方式组合布置。无效请求人主张，说明书中未记载两种引导器轨的电气机构和机械机构，因此本领域技术人员无法根据说明书的内容制造出该针织机。合议组认为：判断说明书是否符合专利法第二十六条第三款的规定，核心在于准确把握“以所属领域技术人员能够实现为准”这一标准，说明书中对发明或实用新型的说明是否足够清楚和完整，最终应归结于说明书中记载的内容是否达到了使所属领域技术人员能够实现该发明或实用新型的程度。……涉案专利的说明书背景技术部分载明，现有技术中已经存在这两种纱线引导器，而专利的发明点在于两种类型的纱线引导器轨的相对位置关系的布置，而不是对它们的具体机械结构和驱动它们的电气结构提出改进，因此，本领域技术人员根据本专利公开的技术方案结合现有技术已知的驱动机构和机械机构，能够清楚地知晓如何布置两种类型的纱线引导器，进而能够实现本专利的技术方案。可见，即使某些内容未在说明书中完整描述，也不必然会构成公开不充分，因为这些内容有可能是现有技术中的内容，本就是不需要在说明书中具体记载的。第四，对于功能性特征这种特殊情况，“充分公开”要求说明书中记载如何实现该功能的具体实施方式。参见《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第九条的规定：“以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。对于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征，权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的，人民法院应当认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。”如果无效请求人主张某项权利要求中含有功能或者效果限定的技术特征，但是说明书中没有记载如何实现该功能的具体实施方式，专利权人一般有两种答复方式，一种是找到说明书中记载的具体实施方式或者说明本领域技术人员能够从说明书记载的内容理解如何实现该功能；另一种是争辩争议特征不是功能性特征，或者是第一款规定的除外情形，例如，该特征并不是“仅”通过功能或者效果进行限定的，而是还含有结构等方面的限定；或者该特征是例如“存储器”、“放大器”这种本领域技术人员早已知晓其实施方式的情形。我们推荐在案情允许的情况下，优先采用第二种答复策略。【案例四——(2020)最高法知行终663号】该案中涉及权利要求中的术语“提升梁”是否是功能性限定的问题。一审法院认为该特征是功能性限定，但是二审法院不予认同，认为：权利要求1对于“提升梁”的描述为“所述切割装置具有提升梁，所述提升梁在两个输送辊子之间横向于所述输送方向延伸，所述提升梁能够竖直地运动，以提升所述橡胶部件”，可见，权利要求1已限定了提升梁的方位特征。其次，结合证据5即《新华字典》关于“梁”字的解释可知，对本领域技术人员而言，提升梁中的“梁”本身就具有结构上的限定意义，故已经一定程度上限定了提升梁的结构特征。因此，虽然“所述提升梁能够竖直地运动，以提升所述橡胶部件”的技术特征有对功能的描述，但结合“所述提升梁在两个输送辊子之间横向于所述输送方向延伸”的特征以及“梁”本身的结构限定作用，权利要求1本质上已经限定了提升梁的方位及结构特征，故上述特征不属于功能性特征。对于功能性特征，在无效审查实践中，无效请求人还经常以权利要求不符合专利法第二十六条第四款即没有以说明书为依据的无效理由提及。也就是说，功能性特征在多个法条的无效理由中都可能涉及。但不管怎样，答复思路是一致的，作为专利权人切记不要盲目跟随无效请求人的思路走，为了证明说明书公开充分或者权利要求能得到说明书的支持而一味地在说明书中寻找实现该功能的实施方式的记载，那样就掉进了对方的陷阱，坐实了该特征的“功能性限定”身份。转换个思路，争辩该特征本身根本不属于功能性限定，无论对于无效程序，还是相关联的民事诉讼，都是有利的。这一点我们不再展开过多讨论。第五，在化学发明领域，对说明书的充分公开有其特殊的要求。这是因为，化学领域是实验性科学领域，影响因素错综复杂，可预期性相对较低，该领域有的发明创造甚至是无意中做出的。由于该领域的发明能否实施难以预测，需要加以验证才能够确认，故对于要求保护化学产品的发明，《专利审查指南》第二部分第十章第3节专门规定：“要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。”比如，当发明是一种化合物时，说明书中应当说明该化合物的化学结构及与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数，使本领域技术人员能够确认该化合物；应当记载至少一种制备方法，使本领域技术人员能够实现；还应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途。特别地，对于新的化合物，其说明书对该产品的记载在满足上述条件之外，如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该产品能够实现所述用途和/或使用效果，则其说明书还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明该产品可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据（也参见（2018）京行终2962号判决书说理部分）。因为存在额外的规定，所以在化学发明领域，无效请求人使用专利法第二十六条第三款作为无效理由的情况比其它领域相对多些，成功率也相对高些。例如，无效请求人经常指出说明书未记载清楚化学产品的确认数据、制备方法、用途或使用效果等各项中的其中某一项或几项。此时，虽然是看上去较为特殊的化学发明领域，但在分析说明书公开是否充分的问题时，其要遵循的基本原则与其它领域没有本质区别，即，仍旧应秉持从所属技术领域的技术人员的角度出发来看待这一问题。【案例五——第48183号无效审查决定（2021年专利复审无效十大案例）】该案涉及化合物领域中对于说明书公开充分的特殊规则。无效请求人主张，权利要求中要求保护的某化合物“马昔腾坦”的制备方法及其技术效果未在说明书中公开，因此说明书公开不充分。但是合议组认为，说明书中公开了另一种化合物104，而“马昔腾坦”与该化合物104的区别仅在于某烷基链一个是丙基一个是乙基，对于化合物104而言，制备时引入乙基的起始原料为乙胺，制备马昔腾坦时，仅需要将乙胺替换为丙胺进行反应，这一替换对于本领域技术人员而言不存在技术障碍，结果也是可以预期的。而对于“马昔腾坦”的技术效果，合议组认为，化合物104与马昔腾坦之间仅相差一个亚甲基，本领域技术人员基于二者结构高度相似，能够合理预期到马昔腾坦应具有与化合物104类似的技术效果。最终，合议组认为说明书公开不充分的无效理由不能成立。可见，虽然《专利审查指南》对于化学产品的发明明确要求说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途，但在无效程序中，对于“说明书应当记载”的理解并不拘泥于“说明书存在字面记载”，而是理解为“所属技术领域的技术人员从说明书记载的整体内容基础上能够得出”。因此，即使说明书缺少了某部分的明确记载，也不一定会导致“说明书公开不充分”，此时还需专利权人据理力争，多从本领域技术人员的角度给出合理的分析。对于化学产品的发明，专利权人还应注意在撰写专利说明书时一定要确保实施例中实验数据的真实性，否则很可能在确权程序中无法满足说明书充分公开的要求，甚至由于说明书记载的技术效果不被认可而丧失创造性。专利权人最好还能够保留原始实验报告，以备不时之需。参见《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第五条的规定：“当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持。”下面的案例六就是这样一种情形，该案的无效请求人和专利权人都是著名制药公司，双方的专利纠纷在业内有很大影响。在其中一方提起的无效宣告请求中，就包含专利法第二十六条第三款的无效理由。虽然在无效宣告程序中权利要求得以暂时维持，但在后续的一审和二审行政诉讼中，无效审查决定却被撤销，就因为一审和二审法院都认为涉案专利不满足专利法第二十六条第三款关于说明书应充分公开的规定。不过，2020年最高院已裁定再审该案，最终结果如何笔者还未能见到，因此列在这里仅供读者参考借鉴。【案例六——第32428号无效审查决定、一审(2017)京73行初5365号、二审（2018）京行终2962号】该案的涉案专利要求保护一种化合物（以下称为“化合物G”）以及包括该化合物G的杀虫剂组合物，说明书中记载的实施例5给出了实验数据，用于证明化合物G的杀虫效果。无效请求人提供了一份来自案外人——某研究机构的鉴定报告，报告按照实施例5的方法进行实验，但是得不到化合物G具有杀虫效果的结论，因此主张说明书中的实施例5数据不真实，说明书公开不充分。无效审查决定中，合议组综合考虑该单方鉴定报告的证明力偏弱以及计算过程与实施例5不同等因素，没有采纳无效请求人的主张。然而在行政诉讼一审阶段，该无效请求人又增加主张实施例5的数据有很多不合理之处，因此进一步质疑该实施例的真实性。例如，无效请求人按照实施例5的实验数据进行了延伸的推导和计算，发现如果实验数据是真实的，那么实验用的粘虫死亡头数将不是整数，以及实验中的粘虫48小时进食量是24小时进食量的9倍多等不合理现象。一审法院因此将说明书公开是否充分的举证责任转移到专利权人一方，但是专利权人一方无法提交原始实验报告，而且给出的若干解释有悖常理，被法院认定为“有违本领域技术人员的一般理解，难以让本院信服”，并据此不认可实施例5中记载的相关实验数据的真实性。在此基础上，一审法院认定说明书公开不充分。该结论最终还波及到了涉案专利的创造性评价，一审法院认为，由于说明书中的实验数据不足以证明化合物G具有杀虫活性，即，不能证明化合物G具有预料不到的用途或效果，所以权利要求不具备创造性。二审法院基本认同了一审法院的上述观点。其实由案例六中的三次行政和司法审查过程可见，在确权程序中，其实行政机关和法院都还是善意地审视已授权的专利的，即默认其真实有效，这也符合社会公众对有效的专利文献的期待利益。在不存在优势证据的情况下，不会轻易认定说明书中的实验数据不真实，甚至不会轻易转移举证责任。即使挑战者提出了强有力的合理质疑，也仅是适时地将举证责任转移给了专利权人，专利权人仍旧有机会自证。只有在专利权人确实无法给出合理解释时，才认定了涉案专利说明书的实验数据不真实。所以其实专利权人在答复这类无效理由时，应认识到这一点，沉着应对，把握好答复的“度”。先依靠经验判断一下对方的证据证明力是否足够（可参见本系列第三篇《证据证明力的质证》），再制定合适的答复策略：太过放松警惕，始终不举证、不解释显然是风险极大的；但在对方没有优势证据的情况下，也没有必要过于积极地承担起本应对方承担的举证责任。本篇概述了无效宣告程序的无效理由中使用较多的形式条款，并就专利权人对专利法第二十六条第三款说明书公开不充分的无效理由的答复做了简单讨论，同时给出了一些示例案例作为参考。需要补充的是，在答复本条款时应该注意，对某个特征是现有技术而在说明书中未记载的答复要谨慎，可能会对新颖性或创造性判断有不利影响。在本系列第五篇中讲述的答复策略中主张，专利权人应尽量在看到无效请求人的所有无效理由之后再通盘考虑答复内容。例如，如果先看到本条款，就立刻答复了权利要求中某个特征是现有技术而无需在说明书中详细记载，那么如果后续看到了关于创造性的无效理由时，就不好立刻食言而肥，又主张该特征构成与现有技术的区别技术特征并带来某种技术效果。在后续篇章中，会继续讨论针对其他形式问题条款的无效理由的具体答复策略。
（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（六）——形式问题的答复（一））
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君